남녀노소 누구에게나 사랑받는 대한민국 대표메뉴 중 하나인 ‘감자탕’, 누구나 식당가가 밀집된 골목을 걷다 보면 감자탕 식당 간판을 하나쯤은 자연스럽게 보게 될 것이다.

‘OO 감자탕’, ‘xx 원조 24시 감자탕’ ‘△△ 뼈다귀감자탕’ 등 다양한 상호로서 감자탕 식당이 전국 각지에서 영업을 하고 있는 와중에, 주식회사 명가(이하 ‘㈜명가’)가 운영하는 ‘통뼈감자탕’이라는 프렌차이즈가 남부 지역을 중심으로 수많은 가맹점을 보유하면서 인지도를 넓혀 왔습니다.


나아가, ㈜명가는 ‘통뼈’라는 글자와 그림이 결합된 결합상표에 대해서 2004. 6. 4. 서비스표등록 제101586호로 등록까지 받았습니다. 그러나, 농업회사법인 주식회사 자연식품(이하 ‘㈜자연식품’) 에서는 ‘신응수가 통뼈본가’라는 상표로 감자탕·해장국 전문식당업을 영위하기 시작하였고 이에 ㈜자연식품의 ‘신응수가 통뼈본가’ 상표가 ㈜명가의 등록서비스표의 권리범위에 속하는지 여부가 문제되었습니다. 그리하여 ㈜자연식품은 2019. 8. 29. 사용상표 ‘신응수가 통뼈본가’ 가 ㈜명가의 등록서비스표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하게 되었습니다.


㈜자연식품은 사용상표와 동록서비스표의 공통된 부분인 ‘통뼈’는 감자탕에 들어가는 원재료로 성질표시 표장에 해당하여 식별력이 없으므로 양 상표는 전체적으로 유사하지 아니하다고 주장하였으며, ㈜명가는 이에 대하여 등록서비스표의 ‘통뼈’부분이 사용에 의하여 서비스업의 출처 표시로 인식되고 있으며, 다른 상표등록출원에 있어서 ‘통뼈’부분이 동일함을 이유로 등록을 거절한 바 있음을 이유로 ‘통뼈’부분에 대해서도 식별력이 있다고 반박하였습니다.


즉 이 사건의 경우 양 상표의 공통부분인 ‘통뼈’의 식별력 여부에 따른 상표법 제90조 제1항 제2호의 적용이 쟁점이 되었습니다.

특허심판원은 이에 대하여 ‘통뼈’는 ‘감자탕 전문 식당경영업’의 거래통념상 ‘돼지등뼈 등을 통째로 넣은 뼈’의 원재료로 직감되며, ‘통뼈’부분만으로는 누구의 업무와 관련된 서비스를 지칭하는 것인지 인식하기도 어려울 뿐만 아니라, ‘통뼈’를 주 메뉴로 하는 감자탕
식당이 많이 존재하는 점을 이유로 '통뼈'부분에 대한 식별력을 인정할 수 없는 기술적 표장에 해당한다고 보아 상표법 제90조 제1항 제2호에 따라 상표권의 효력이 미치지 않는다고 판단하였습니다. 
㈜명가가 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기하였으나 같은 이유로 청구를 기각하였습니다(특허법원 2020. 8. 14. 선고 2020허2116 판결 참조).


특히, 특허심판원 및 특허법원은 ㈜명가가 '통뼈' 부분에 대한 식별력이 존재한다는 근거로 제시한 이유들은 모두 '등록요건'인 상표법 제33조 제1항 제2호와 관련된 것으로서, 사용상표에 대하여 등록상표권의 '효력 제한 사유' 에 해당하는 제90조 제1항 제2호의 판단은 "등록상표의 등록 경위, 무효사유의 존부 또는 무효심결의 확정여부에 관계 없이 적용"되는 것이라고 하였습니다.


이로서 '감자탕' 또는 '감자탕 전문 식당경영업' 등에 대해서 '통뼈'라는 표장은 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 결론내려졌습니다. 상기 판결을 통해, 상표등록출원자로서는 상표를 등록하는 단계에서부터 상표권의 효력이 미치지 않는 범위를 고려하여야만 실효적인 상표권의 보호를 받을 수 있음을 다시 한 번 상기할 수 있게 되었습니다.